5883 CONTENT gop 1000x90 2024 Microsoft Work Magic W24

Les contrats internationaux de licence de marque : des précautions pour bien passer les frontières

Évaluer cet élément
(0 Votes)

Dans un contexte de mondialisation, l’exploitation des droits de propriété intellectuelle, et particulièrement des marques, est devenue une nécessité économique.

La marque obéit au principe de territorialité selon lequel l’enregistrement d’une marque ne confère de protection à son titulaire que sur le territoire pour lequel celui-ci a été demandé et accordé par l’autorité publique – le territoire français pour une marque française, le territoire italien pour une marque italienne, le territoire communautaire pour une marque communautaire1.
La commercialisation de produits ou services à l’export implique une exploitation transfrontalière de droits de propriété intellectuelle, et par conséquent la nécessité de s’interroger sur la stratégie de dépôts et sur la conclusion de contrats de licence avec les différents distributeurs.
La marque doit être protégée dans tous les pays où elle est commercialisée.


Chaque distributeur doit par ailleurs bénéficier d’un contrat de licence l’autorisant à exploiter et développer la marque sur le territoire concerné.
Quelles sont les règles de droit qui s’appliquent à un contrat international de licence de marque ? Les textes internationaux récents ne comportent aucune disposition spécifique aux contrats de propriété intellectuelle et nous devons nous contenter de la superposition de règles bénéficiant chacune d’une portée différente.

1. La détermination de la loi qui gouverne les contrats internationaux est précisée par le règlement Rome 1 du 17 juin 20082.
L’article 3 du règlement prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix le plus pertinent consistera alors à choisir la loi de l’un des pays ayant une relation avec le contrat, comme par exemple le lieu du dépôt ou le pays pour lequel la licence est accordée3.
L’article 4 du règlement prévoit, qu’à défaut de choix explicite des parties, il faut appliquer au contrat la loi qui présente avec lui les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique dispose, au moment de la conclusion du contrat, de sa résidence habituelle. La jurisprudence n’ayant pas défini la notion de prestation caractéristique, nous considérons qu’il s’agit du pays où la marque sera exploitée.
Des dispositions spéciales existent en matière de marque communautaire (règlement n°40/94 du 20 décembre 1993) : la marque est considérée comme une marque nationale de l’état où le titulaire a son siège ou son domicile ou, à défaut, son établissement à la date à laquelle se pose le problème. Si aucun de ces éléments n’est situé dans la Communauté, la loi espagnole est applicable4.

2. Les règles concernant le tribunal compétent en cas de conflit ne sont pas plus uniformisées par le droit international. De multiples règles de compétences cohabitent.
Le règlement de Bruxelles 1 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire précise que, lorsque le litige porte sur un contrat d’exploitation d’un droit de propriété intellectuelle, le demandeur peut s’adresser soit aux juridictions de l’État membre du domicile du défendeur5, soit au tribunal « du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée6 ».
S’agissant du droit français, la jurisprudence a posé la règle selon laquelle « la compétence territoriale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne »7. S’agissant d’un contentieux en matière contractuelle, l’article 42, alinéa 1 du Code de procédure civile pose le principe classique de la compétence du tribunal du domicile du défendeur.
Là encore, l’autonomie des volontés des parties trouve sa place puisque le règlement prévoit également que les parties peuvent prévoir une clause attributive de compétences8.
Au vu de ce qui précède nous remarquons que les règles classiques de droit international privé laissent flotter une grande incertitude quant à la loi applicable et quant aux juridictions compétentes dans le cadre de contrats internationaux portant sur des marques.
Il est fortement conseillé aux parties de choisir la loi applicable à leur contrat et de définir une clause attributive de compétence en cas de litige. Les parties ont tout intérêt à définir le plus d’éléments possibles, dans leur contrat, sous réserve des dispositions d’ordre public.

1. Règlement n°40/94 du 20 décembre 1993
2. Règl. Parl. Et Cons. CE n°593/2008, 17 juin 2008, JOUE 4 juill, n°L 177, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome 1 »).
3. Droit de la propriété industrielle, Joanna Schmidt-Szalewski/Jean-Luc Pierre, p 402
4. Art 16 du règlement CE n°40/94 ;  
5. Art 2 du règlement CE n°44/2001 ;
6. Art 5-1 a) du règlement CE n°44/2001 ;
7. Cass, civ 30 oct 1962 : Rev crit DIP 1963, p 387 note Ph. Franceskakis ; D.1963, p 109, note G. Holleaux
8. Art 23 du règlement CE n°44/2001 ; Cass, civ 30 oct 1962 : Rev crit DIP 1963, p 387 note Ph. Franceskakis ; D.1963, p 109, note G. Holleaux

 

Par Corinne Champagner Katz
Spécialiste en propriété intellectuelle, Avocat au Barreau de Paris, CCK Avocats et Associés

 

Lu 24233 fois Dernière modification le mercredi, 26 août 2015 12:59
Nos contributeurs

Nos contributeurs vous proposent des tribunes ou des dossiers rédigées en exclusivité pour notre média. Toutes les thématiques ont été au préalable validées par le service Rédaction qui évalue la pertinence du sujet, l’adéquation avec les attentes de nos lecteurs et la qualité du contenu. Pour toute suggestion de tribune, n’hésitez pas à envoyer vos thématiques pour validation à veronique.benard@gpomag.fr

Annonces

cta livre blanc facture

Le magazine digital

Inscrivez-vous à notre édition digitale pour feuilleter gratuitement le prochain numéro

inscrit.png   

Paru le 4 mars 2024
GPO Magazine N°113
Demandez votre exemplaire au service Vente au numéro

Lire l'extrait GPO 113.png

Paru le 27 novembre 2023
Édition Spéciale Transformation digitale
Recevez-le dès aujourd'hui !
Abonnez-vous à l'année en cliquant ici

Vignette Lire un extrait HS Transfo Digitale.png

Livres Blanc et E-book

Le Système d'Exploitation Hybride Windows 11 de Microsoft Booste la Productivité et la Sécurité en Entreprise
Microsoft a récemment dévoilé Windows 11, son dernier système d'exploitation, qui s'adapte parfaitement au mode…
Quelle stratégie pour établir une relation commerciale durable en Allemagne : un guide pour les dirigeants d’entreprises françaises
L'Allemagne, premier partenaire commercial de la France, demeure un marché d'exportation incontournable pour les entreprises…
Comment favoriser sa transition vers une économie mondiale durable ?
La CSRD contribue à l’objectif de l’Union européenne de promouvoir une économie durable et responsable,…
Plus de livres blanc

Webinaires

Facturation Électronique 2024 : une opportunité de performer pour les entreprises !
Une enquête de Wax Digital a révélé que 70 % des professionnels de la comptabilité…
Comment faire prospérer son entreprise dans la conjoncture actuelle ?
Pour accompagner les entreprises au plus près de leurs préoccupations, les experts de KPMG, Crédit…
Comment aborder la fin du « quoi qu’il en coûte » ?
Symboles du « quoi qu'il en coûte » comme réponse au Covid-19, les prêts garantis…
Plus de webinaires

Services aux entreprises

è Comment les données et l’IA peuvent révolutionner les prises de décision ?

L'impact que les données peuvent avoir sur l’entreprise et comment des outils technologiques permettent d’exploiter ces données de manière efficace et sécurisée.

Visualiser la vidéo sur notre chaîne en cliquant ici


è
 Découvrez le réel impact de Windows 11 Professionnel

Grâce à la sécurité activée par défaut, les entreprises du monde entier prennent des initiatives plus audacieuses et des décisions plus rapides.

 
è Facturation électronique 2026

Un guide détaillé sur les étapes clés pour réussir son passage à la facturation électronique 2026 et franchir le pas de la dmatérialisation, avec tous les bénéfices qui l'accompagnent.

LB Facturation electronique 2026 Docuware.png

 

è  BUSINESS FRANCE : Établir des relations commerciales en l'Allemagne

L'Allemagne est le premier partenaire commercial de la France et représente le plus fort potentiel à l'export de la France à horizon 2025. Ce marché à la fois passionnant et exigeant mérite d'adopter une stratégie durable pour établir une relation commerciale sur le long terme. Tel est l'objectif de ce livre blanc de 64 pages intitulé "Quelle stratégie pour établir une relation commerciale avec l'Allemagne", proposé par Business France et ses partenaires de la Team France, et téléchargeable gracieusement.

 Couverture Livre Blanc Business France Allemagne.png

 
è  SYLOB : ERP pour l'industrie

Anticiper les évolutions industrielles et se projeter dans l'usine intelligente du futur, tels sont les objectifs visés par ce guide pratique de 20 pages à destination des PME intitulé "Industrie 4.0 & ERP", proposé par Sylob et téléchargeable gracieusement.

Couv Sylob CTA.png

 

GPO Magazine

GPO Magazine, pour Gérer, Prévoir et Optimiser les ressources de l'entreprise est un magazine d'aide à la décision bimestriel, axé sur l'optimisation de la gestion d'entreprise, pour concrètement guider ses lecteurs dirigeants dans leurs réflexions stratégiques, leurs démarches opérationnelles, la gestion de leurs droits et dans le choix de leurs partenaires.

Une ligne éditoriale concrète et pertinente qui conjugue tendances, cas concrèts et témoignages, dossiers d'analyse, dossiers marchés, dossiers métiers, focus, point de droit, point international, point fiscal. Plus des " Avis d'Experts ".

Contactez-nous

Nos autres sites d'information

Twitter - Derniers posts