Le dépôt de la marque

L’étendue de la protection doit être fonction de la territorialité de l’activité économique de la société. Si la protection concerne le territoire national, la marque doit être déposée à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI). Si l’activité de la société s’étend à l’Union Européenne, la marque sera déposée auprès de l’OHMI (Office pour l’Harmonisation de Marché Intérieur). Si la protection souhaitée est internationale, le dépôt sera effectué auprès de l’OMPI (Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle) par l’intermédiaire de l’INPI. Le dépôt devra viser chaque pays où la protection est sollicitée.

Le coût du dépôt d’une marque est fonction du nombre de pays où la protection est sollicitée ainsi que du nombre de produits et services concernés par ce dépôt.

Le contrat de licence : un outil efficace pour la vie des affaires et la protection des droits

Si le déposant n’exploite pas la marque lui-même, il est indispensable d’établir un contrat de licence entre cette personne et la société qui exploite réellement la marque. Ce contrat doit obligatoirement être inscrit auprès de l’INPI ou auprès de l’organisme ayant enregistré le dépôt afin d’être opposable au tiers.

Une licence de marque a pour vocation d’autoriser un tiers, en l’occurrence la société, à exploiter une marque dont elle n’est pas titulaire afin de lui permettre d’utiliser cette marque sur les produits ou services couverts par le dépôt et de les fabriquer et/ou de les commercialiser. Une marque doit être exploitée sous la même forme que celle sous laquelle elle a été déposée.

La licence peut se décliner selon plusieurs modalités. Ainsi, elle peut être exclusive ou simple, à titre gratuit ou onéreux, ou bien encore totale ou partielle.Cependant tout contrat de licence doit comporter des mentions essentielles, en fonction des produits ou services concernés et de l’étendue de la licence.

La licence a également l’avantage d’assurer au déposant des redevances en fonction du chiffre d’affaires réalisé par la société sur les produits ou services revêtus de la marque. Mieux encore, en cas de cession de l’entreprise, le titulaire de la marque pourra pérenniser la perception des redevances ou céder la marque, à son seul profit.

Sur le plan judiciaire, en cas de contrefaçon, le propriétaire de la marque ainsi que le licencié exclusif peuvent tous deux agir en contrefaçon. Le contrat de licence revêt dès lors un fort intérêt puisqu’il permet à la fois à la société licenciée et au dirigeant propriétaire de la marque de prétendre à l’obtention de dommages et intérêts en réparation de leur(s) propres préjudice(s). Le licencié non exclusif peut également obtenir réparation de son préjudice, mais selon des modalités particulières. À défaut d’inscription du contrat de licence au registre des Marques, la société licenciée ne sera pas recevable à agir en contrefaçon. En définitive pour tout dirigeant titulaire d’une marque, concéder celle-ci à sa propre société s’avère être un choix opportun, gage d’efficacité pour le présent et pour l’avenir.

La protection de la marque passe également par son exploitation

Le temps peut se révéler être un dangereux ennemi de la marque car il ne suffit pas de déposer la marque pour la protéger. En effet, le défaut d’utilisation d’une marque durant cinq années, aussi bien de la part du propriétaire que du licencié, permet à toute personne intéressée de demander la déchéance de la marque pour un ou plusieurs produits ou services et par conséquent sa radiation du Registre des Marques.

À ce titre, il est donc recommandé aux entreprises d’apposer leur(s) marque(s) directement sur les produits qu’elles commercialisent afin qu’il ne puisse leur être reproché de n’utiliser leur marque qu’à titre d’enseigne ou de nom commercial.

Les jurisprudences françaises et communautaires considèrent que la marque doit désigner l’origine économique des produits ou services. Or il est difficile de distinguer marque et dénomination sociale lorsque les termes utilisés sont identiques et qu’ils visent à désigner non pas les produits mais les activités de l’entreprise.

La fonction de la marque consiste à « garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du service (ou produit) marqué, en lui permettant de distinguer ce service (ou ce produit) de ceux qui ont une autre provenance » (Cour d’appel de Paris 22 juin 2011).

Cette fonction est d’autant plus importante que les juges vérifient, aux fins de sanctionner un acte de contrefaçon, si l’usage incriminé porte atteinte à la fonction essentielle de la marque. C’est d’ailleurs souvent à ce stade que l’on s’aperçoit de l’importance de bien rédiger la liste des produits et services couverts par l’enregistrement de la marque, en fonction de son activité commerciale mais également des dévelop­pements futurs envisagés.

Les autres textes protecteurs de la marque La protection d’une marque passe également par le biais d’actions en concurrence déloyale (sur le fondement de l’article 1382 du code civil) ou encore en « pratiques commerciales trompeuses » (sur le fondement de l’article L121-1 du Code de commerce).

Une pratique commerciale est notamment trompeuse « Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ». Les juges n’hésitent pas à sanc­tionner en cas d’atteintes à une marque tant les faits de contrefaçon que les pratiques commerciales trompeuses distinctes de la contrefaçon (Cour d’appel de Paris 22 octobre 2010). Dans un cadre judiciaire, il s’agira alors de bien discerner le fondement juridique ou mieux encore de les cumuler.

Force est de constater que la protection des créations (marques, modèles, brevets) de l’entreprise est fondamentale et incontournable. Elle représente l’action indispensable de la sauvegarde des actifs immatériels de l’entreprise, par la défense de sa position monopolistique dans l’économie concurrentielle de marché.

Par Corinne CHAMPAGNER-KATZ, Spécialiste en propriété intellectuelle, Avocat au Barreau de Paris

et Charlotte GALICHET et Delphine LOYER, Avocats au Barreau de Paris